【基本案情】
《地下城与勇士》是韩国新人类股份有限公司开发的一款2D卷轴式横版格斗过关网络游戏,原告及关联公司自2007年开始与新人类股份有限公司开展商业合作,新人类股份有限公司授权原告及关联公司在中国大陆境内使用第5710753号“地下城与勇士”、第6640964号“”注册商标专用权,并授权原告有权以自己的名义独立维权。《地下城与勇士》游戏在2008年至2016年获得诸多荣誉,并在各权威网络游戏排行榜中名列前茅。经原告监测发现,被告上海恺英网络科技有限公司在其运营的XY游戏平台(http://www.xysy.com/),提供一款名称为《地下城与勇者》的格斗游戏软件供玩家下载,截止到起诉时,该游戏软件下载量已达20.7万之众。被告广州市游亿信息科技有限公司作为涉案游戏的著作权人,两被告的行为严重侵犯了原告依法享有的“地下城与勇士”注册商标专用权。
被告恺英公司及游亿公司辩称,“地下城”为游戏领域的通用名称,原告商标的显著性非常有限,被控侵权的“地下城与勇者”标识为描述性使用而非商标性使用,且与原告商标不同,被控侵权游戏与原告两商标核定使用商品或服务均不同,不会导致相关公众混淆,帮两被告未侵犯原告涉案注册商标专用权,请求驳回原告的诉讼请求。


【本案代理思路】
一、关于侵权认定的焦点
(一)  关于“地下城”是通用名称之辨

被告辩称“地下城”作为游戏名称的要素由来已久,“地下城”为通用名称。
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8条规定:人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称,但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的,仍应认定其属于本商品的通用名称;虽在申请时属于本商品的通用名称,但在核准注册时已经不是通用名称的,则不妨碍其取得注册。
原告的权利第5710753号“地下城与勇士”权利商标于2006年11月9日提出申请,第6640964号“地下城与勇士+DNF+图案”商标于2008年4月7日申请,两权利商标在申请注册时均非法定或约定俗成的通用名称,而在被告提交的证据材料中没有任何人在原告商标申请注册前使用“地下城与勇士”作为游戏的通用名称进行使用,因此原告的权利商标并非游戏的通用名称。被告将大量含有“地下城”字样的证据作为原告商标沦为通用名称论据,显然是偷换概念,将原告的“地下城与勇士”商标换成“地下城”来论证,显然是毫无根据的。被告使用的也并非“地下城”,而是与原告商标近似的“地下城与勇者”字样,被告同样也无任何证据证明“地下城与勇者”为法定或约定俗成的通用名称,因此被告的使用行为构成商标性使用,侵犯了原告注册商标专用权。

(二)  关于“地下城与勇者”是描述性使用之辩
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第9条规定:如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点,应当认定其不具有显著特征。标志或者其构成要素暗示商品的特点,但不影响其识别商品来源功能的,不属于上述情形。
根据游戏的类型,游戏有角色扮演类、冒险类、动作类、策略类、即时战略类、格斗类等等,从被告提交的证据来看,并无相关证据证明“地下城”是游戏的某一类型或玩法,“地下城”也非某一游戏特征的代名词,更不存在将某类游戏称为“地下城与勇者”玩法、类型或特征。被告将大量含有“地下城”字样的游戏名称来证明“地下城”是对游戏的描述,显然没有事实根据,更加不能说明“地下城与勇者”是对侵权游戏的描述性使用。

(三)  关于“地下城与勇者”是商标的使用之辨
根据《商标法》第48条规定,商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

被告的商标使用行为主要分为以下两个方面:
(1)游戏软件的上传、下载、安装过程及游戏宣传上的使用行为
被告恺英公司在其运营的xysy.com游戏平台上,将涉案软件上传至该平台上并标注有“地下城与勇者”字样,供游戏玩家识别并下载;在游戏版本介绍上使用“地下城与勇者”;在游戏宣传介绍中,使用的游戏屏幕截图上标注有“地下城与勇者”字样,在二维码安装包上标注有“地下城与勇者”字样;在应用详情介绍中使用“地下城与勇者”字样,以及在下载安装完成后的手机界面中使用“地下城与勇者”字样,上述使用“地下城与勇者”字样的行为构成商标性使用,极易让相关公众对该游戏的来源产生混淆和误认,侵犯了原告注册商标专用权;
(2)游戏运营过程中的使用行为
被告恺英公司作为“地下城与勇者”游戏的运营商,直接负责该游戏的更新维护,并提供账号注册、道具销售及游戏充值服务,获利非法收益,被告游亿公司是软件的著作权人。被告恺英公司并非中立的平台方,从其平台上含有“小编推荐”、充值过程中使用“XY币”,收款人显示“上海恺英网络科技有限公司”等内容可知,恺英公司主观上明知涉案侵权游戏的存在,并积极推荐该游戏,为该游戏的运营、账号注册、道具销售、游戏充值等提供帮助行为,获得利益分成,与游亿公司构成共同侵权。

 

二、关于赔偿考量
(一)原告商标及游戏的知名度

原告“地下城与勇士”商标经过长期运营,以丰富的游戏内容和创新玩法得到玩家和行业的一致好评,曾获得诸多荣誉,营业收入超过10亿美元,在国内游戏行业,《地下城与勇士》具有举足轻重的地位,成为一个时期的标志性游戏。从被告提交的大量近似名称的游戏也可知,国内模仿原告游戏的名称和内容的公司不占少数,从反面也可看出原告商标及游戏的知名度极高。

(二)被告侵权的恶意性
首先,原告的“地下城与勇士”商标具有极高的知名度与显著性,被告使用的“地下城与勇者”字样具有高度的近似性,如果不是事先了解原告游戏的存在,被告根本就不会开发出与原告游戏内容基本相同,使用名称也与原告商标高度近似的文字,足以看出被告侵权的主观恶意极为明显。基于原告该款游戏的知名度,被告使用的商标具有高度的近似性,不但文字相似,而且图形也高度相似,图形部分在细节上明显具有抄袭的成分,另外从游戏的内容上也高度近似,这也更加佐证了被告刻意全面模仿原告游戏名称、游戏内容等主观恶意。
其次,从被告2017年、2019年年度报告可知,被告在2017-2018年期间侵犯原告的同一款游戏《地下城与勇士》的商标权(包括“地下城与勇士”商标和“NDF”商标)、软件著作权。先后分别在上海徐汇法院、长沙中院、北京海淀法院被诉,被告持续的变换不同侵权内容的侵犯涉案游戏的权利,主观恶意明显。
最后,原告通过律师函的方式通知被告在2017年4月20日前立即停止侵权行为,被告也并未及时制止。


【一审法院认定及判决】
首先,被告将“地下城与勇者”文字作为游戏名称及在安装包、下载及安装过程、运行界面等处的使用能够起到区分商品来源的作用,构成商标性使用。
其次,被控侵权的游戏软件“地下城与勇者”与原告第5710753号商标核定使用商品中的计算机游戏软件属相同商品,“地下城与勇者”与该商标相比仅一字之差,且“勇者”与“勇士”含义基本一致,易使用相关公众产生混淆,应认定两者构成近似;
再次,就游戏软件与第6640964号商标核定服务项目中的(在计算机网络上)提供在线游戏而言,提供在线游戏必将使用到游戏软件,两者在销售渠道、消费对象等方面具有较大的一致性,且相关公众一般容易认为两者存在特定联系,容易造成混淆,故应认定属相类似的商品或服务。
另外,涉案游戏中使用了齿轮加“地下城与勇者”的图文标识,与第6640964号商标构成近似。
关于两被告主张“地下城”属于游戏领域的通用名称,涉案商标的显著性有限,保护范围应受限缩,法院认为法定的商品名称或约定俗成的商品名称,依据法律规定或国家标准,行业标准属于商品通用名称的,或者相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,属于我国商标法规定的通用名称,被告提供的证据不能证明“地下城”构成通用名称的情形。
最终,法院判决被告赔偿原告经济损失及合理开支共计100万元。

本所李淑娟、马云涛律师代理的深圳腾讯诉上海恺英侵害“地下城与勇士”商标案获赔100万

文/李淑娟 马云涛

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