“哪里有竞争,哪里就一定有不正当竞争”[1]。自由竞争,是保障消费者权益最大化、社会财富增进的重要基石,任何扭曲自由竞争的行为理应受到法律的责难。专利权是一种有期限的技术垄断权益,专利侵权警告行为[警告行为]是专利请求权行使的另一种权利表征,但立法并未赋予专利权人有限制自由竞争的权利。

在我国河北双环公司诉日本某公司的不正当竞争纠纷案中,最高人民法院认定“侵权警告并非单纯地具有维护专利权的功能,其还有打击竞争对手、争取交易对象和交易机会的效果。权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势,以不正当方式滥用侵权警告,损害竞争对手合法权益的,应当承担相应的责任”[2]。

有人实证分析认为,相较著作权、商标权的侵权警告行为而言,专利侵权警告行为,对促进自由竞争的功能效应指数最低。“权利人发函时往往在于函中提及警告性文字..,以致竞争者或其交易相对人等受信者,往往会将其产品下架或取消订单或办理退货并终止契约,使受信者蒙受极大损失,损及竞争效能。此种情形,以专利权尤甚,故造成在“自由竞争”及“消费者福利”量表平均值最低”[3](见下图)

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一、警告行为概述

从行为性质看,专利侵权警告行为,系专利权人对其专利权益所享有的一种排除妨碍的请求权、言论自由权,亦是一项单方声明,此外其本身亦可构成一种竞争行为。有观点还认为,“警告函本身并非一法律行为,而是一准法律行为,因此,应对之类推适用法律行为与意思表示之规定”[4]。

从表现方式看,专利侵权警告行为不应拘于口头、书面、新闻、声明等形式,更不限于通过公众渠道、自媒体渠道进行传播的样态。

从受众对象看,专利侵权警告行为可分三类:①及于被控侵权者;②及于被控侵权者的客户(交易相对方);③及于不特定的第三方,包括被控侵权人的潜在交易者、本领域的一般消费者。

从警告内容看,专利侵权警告行为的行使边界,应限于向他人主张专利权,即要求停止被控侵权行为这一范围。若超出此范围的警告行为,且在客观情形下该行为明显具干涉或扭曲市场参与者的自由竞争或自主决策权的情况下,其应当是一种竞争行为。

 

二、警告行为正当性判定的一般要件

对警告内容有诉的利益。警告行为的实施者对据以主张的专利应具有一定的权利基础,包括专利权人、被许可使用人等。

专利权应合法有效存在。从事警告行为时,权利人应提供初步的证据证明据以主张的专利权的权属信息,包括专利公开文件、最近一期的专利年费收据或专利证书登记簿副本,若该专利尚处于行政确权阶段,应向受众者同步披露。

侵权事实证据客观存在。从事警告行为时,权利人应向对方提供初步的证据证明被控侵权对象或客体的必要内容(时间、地点、侵权行为具体表现)。有权利人对于在展会中发现竞争对手的某款产品侵害其专利,在没有进行任何证据保全的情况下,便委托律师向竞争对手发送警告函,若无相应证据支撑专利侵权警告的对应内容,容易招致被反诉侵权的风险。

警告的内容应当特指。警告的内容应限于涉嫌专利侵权行为本身,不能以涉嫌侵权事件来对被告及其关联方进行空谈泛指,或对其商誉或产品进行影射讥讽。

 

三、警告行为实施者的注意义务

在日本地区的相关案件中,法院认为“无论行为人是否有过错,如果威胁客观上不真实,那么该威胁总是不正当的。法院开始基于个案事实做判断,考量警告信的内容和日期(时间),权利人的调查成果,收信人及其对警告予以充分反应的可能性”[5]。换言之,对于容易影响市场参与者作出商业决策的专利侵权警告行为,其警告的内容与实施方式应当合理且适当。至少可分为警告行为的受众对象、专利侵权案件的状态、警告内容是否有竞争成分这几个层次来梳理,下面将着重对受众对象的不同,来展开分析:

1、针对被告的情形。权利人对直接向被告作出的侵权警告行为,除了应具备上述一般要件之外,在内容上还不应当存在恶意诋毁、虚假宣传的情形。因被告系被控侵权产品的直接实施者,其应当对被控侵权产品的技术方案有一定的认知力,在此层面权利人与被告两者并不存在信息不对等的情形,毋庸苛求权利人必须向被告提供专利侵权结论的鉴定意见或分析比对意见。

2、针对被告客户的情形。实践中权利人还会针对被告的客户发出专利侵权警告,警告的内容可能包括要求被告客户立即停止侵权产品的销售,要求全面中断与被告的合作,并以损害赔偿来震慑要挟,此时被警告的被告客户实际是处于一个“两难的逻辑困境”。

从我国台湾地区规定看,《行政院公平交易委员会对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则》第三条规定权利人在发出侵权警告时应附侵权鉴定报告为其行为的正当性的判定要件之一[6]。由此可见台湾地区对侵权警告函的注意义务认定较为严苛,但其并未根据不同的受众对象赋予不同的注意义务,值得商榷。

从信息对称的角度看,被告的客户尤其是产品的零售商、批发商对于被控侵权产品、专利技术、专利权属信息、争议案件的信息,远不及权利人与被告两者所具备的信息优势。即,被告的客户在此种“两难选择的困境下”其正常的商业决策行为、自由竞争的意志必会被干涉影响,于此提高权利人的注意义务有经济上和法律上的意义。

本文认为,被告客户对涉案专利相关信息的充分掌握,是其自主作出商业决策的必要条件。在警告行为及于被告客户时,权利人还应向其提供被控侵权产品与涉案专利的侵权比对意见,使被告客户在信息对称的情形下可以做出一个最佳的商业决策,而非轻易屈从于权利人的侵权警告。以此减少对“无辜被告”自由竞争权和既得利益的损害可能性。

3、针对不特定公众的情形。警告行为及于公众时,往往会给被告带来巨大的舆论压力,其构成威胁的可能性很难被排除。又因,专利侵权结论、专利权利状态的不确定性因素,远远高于其他案件。有人认为,应禁止权利人向第三方作出警告行为,从域外法域的主流做法看“对于向涉嫌侵权行为人发送的侵权警告函要求较为宽松,向包括客户、潜在客户或公众在内的第三方发送的要求较为严格,法国甚至禁止向第三方发送涉及具体涉嫌侵权行为人的侵权警告函”[7];还有认为“在侵权警告中,警告人将侵犯专利权这一未定论的事实告知交易相对人或潜在的交易相对人(公众),客观上容易使人产生竞争者侵权的不良社会影响,属于散布虚伪事实之外的‘引人误解的信息’损害竞争者的商誉”[8]。

本文认为,专利侵权警告行为的不正当性判定,应从一般公众或相关市场参与者的角度来认定扭曲自由竞争的行为。首先,限定禁止侵权警告行为的传播对象,有因噎废食、削足适履之嫌,实不足取。其次,在未有终局法律裁决之前,权利人有权自行决定扩大警告行为的范围或对象,但对其内容及方式应保持客观审慎原则以免伤及“无辜被告”,符合“行为自决、责任自负”的基本法理。最后,即使存在生效的法律裁决,权利人对外作出警告的行为时,亦应保持客观真实的原则,不得随意扩大或讥讽侵权者以此获得额外的竞争优势,专利权的保护范围仅仅是有期限的技术垄断,权利人并不能据此扩张到任意干预自由竞争的程度。

 

四、警告行为正当性判定的法律适用

“凡行使自己的权力者,对于任何人,均非不法”,权利人若通过侵权警告行为实施了超出专利权保护范围之外的非法利益或竞争优势,应由反不当竞争法来予以规制,不应受到专利法及专利侵权案件终局法律裁决的羁绊。

《专利法》与《反不当竞争法》所保护的法益并不完全相同,侵害的客体亦不同,前者保护的是有限的技术垄断权,后者保护的是市场自由竞争,专利权的正当行使不应当是警告行为正当性判定的前置条件。有观点还认为,“智慧财产权法并未给权利人不公平竞争的权利,因此行为人是否为智慧财产权人,对于该行为是否为不公平竞争行为之判断而言,并无影响”[9]。

 “无论是美国或是日本,当警告函有致生不公平竞争之现象时,均直接依照不公平竞争防止法之规定判断发函行为有无违法即可,并无须以先考虑发函行为是否属于依智慧财产权法行使权利之正当行为。所应考量者,乃如何在维护公平竞争秩序与防治致使正当行使权利行为发生萎缩,纵容及放任侵害行为之间求得平衡”[10]。

在“湖北某科技有限公司商业诋毁案中,一审法院认为:“权利人虽是以个人名义发函,但在函件中向大成公司的客户提示使用大成公司的产品有侵权风险,并建议该客户选择获得授权的合法产品,说明邱某的发函行为已不仅是单纯的专利侵权警告,而有参与建筑空腔楼盖技术及产品领域市场竞争的意图,其行为构成反不正当竞争法规范的市场经营行为,邱某作为该行为的主体应当受反不正当竞争法的规制。…此外,权利人在明知大成公司侵犯其发明专利权的民事判决书尚未生效的情况下,在函件中称法院已作出判决责令大成公司停止侵权行为,易使收函单位理解为法院已经作出生效判决确认大成公司生产的水泥类空腔构件及楼盖产品侵权。基于此,法院认定邱某的行为构成诋毁商誉的不正当竞争行为”[11]。该案至少给出了两个启示:1、专利侵权警告行为,除了是一种专利请求权的行使,还可以构成一种竞争行为;2、对未定的事实妄下结论,侵权警告内容不客观真实,推定具有主观恶意。

在瑞典地方法院的Incax诉quicom一案中,被告作为一家宽带公司向竞争公司的客户(被告客户)发送邮件声称,后者侵犯了其受专利保护的技术(宽带电缆)且未经授权使用了其秘密信息。法院认为该警告行为构成MFL(营销行为法)第3条下的营销(竞争)行为,该邮件具备商业目的并且会误导受众,因为被告无法证明这些主张。法院认为这类警告构成营销(竞争)行为,因为他们具备商业目的并且旨在强化其市场地位,一般来说,发送警告信本身,是作为提起知识产权侵权诉讼之前已为人们所接受的惯常做法。但是法院可以评定警告信中的声明是否不正确、夸大或片面。因此可以认定该营销(竞争)行为具有误导性和不正当性。[12]

同样,在瑞典地区有观点认为:“在最近出现的一类案件中,行为人错误地或未经证实地宣称其知识产权权利受到侵犯,而实际上其主张的独占权(特别是专利权)存在争议或不存在。市场(地方)法院谨慎地强调,法院不是在对专利侵权实务表态,而是根据良好的竞争行为标准对营销(竞争)行为进行判定”。[13]

日本地方法院在判定“以交易相对人为受信者的警告函,有无违反不正当竞争防止法时,认为不应仅由形式或字面为断,应就该警告前之经过、警告函发送时间、期间、受信者的数目及范围、作为警告函受信者的交易相对人的行业类别及营业内容、营业规模、与竞争者之间的关系、该交易相对人收到警告函后的反应、其后专利权人及该交易相对人之间的行动等各种情事来综合考量”[14]

 

综上,警告行为的实施,应以不得从事有害自由竞争的行为为限。权利人应针对不同的情形履行合理的注意义务,若有通过警告行为扭曲自由竞争的(商业诋毁、虚假宣传等),即便在后的专利侵权结论成立,也不能以此来豁免其不正当警告行为的侵权责任。警告行为不能沦为一种不当竞争行为,据此来要挟或干预市场参与者的自主决策,来获得专利权保护范围之外的竞争优势和不当利益。

正如有观点认为:“针对什么是‘良好竞争’,反不当竞争法无法提供一个准确的答案。只能说,不能为竞争者公平竞争和作出不受扭曲的决策提供机会的,就不会有良好的竞争”。[15]

 

摘要:

[1] [德].弗诺克.亨宁.博德维希 主编,黄武双、刘维、陈雅秋 译,《全球反不正当竞争法指引》,法律出版社,2015年6月第2版,第1页

[2](2014)民三终字第7号案

[3] 施锦村,《知识产权侵权警告函正、负向效应与竞争效能关联:知识产权类型的干扰角色》,2018年10月17日访问于《月旦知识库》http://www.lawdata01.com.cn

[4] 许忠信,《德国法上主张对方违反不正竞争防止法之警告函》,2018年10月17日访问于《月旦知识库》http://www.lawdata01.com.cn

[5] [德].弗诺克.亨宁.博德维希 主编,黄武双、刘维、陈雅秋 译,《全球反不正当竞争法指引》,法律出版社,2015年6月第2版,第450页,第451页。

[6] 事业践行下列确认权利受侵害程序之一,始发警告函者,为依照著作权法、商标法或专利法行使权利之正当行为:…(三)将可能侵害专利权之目标物送请专业机构鉴定,取得鉴定报告,且发函前事先或同时通知可能侵害之制造商、进口商或代理商,请求排除侵害者。事业未践行第一项第三款后段排除侵害通知,但已事先采取权利救济程序,或已尽合理可能之注意义务,或通知已属客观不能,或有具体事证足认应受通知人已知悉侵权争议之情形,视为已践行排除侵害通知之程序”

[7] 刘维,《对向第三方发送知识产权侵权警告函的法律规制—以我国的诉讼文化为背景》,载于《知识产权》2015年第12期,第55页

[8] 范长军,《专利侵权警告制度探析-对专利法第四次修改的建议》载《知识产权》2014年第3期,第77页

[9] 刘国赞,《侵害智慧财产权之警告与不公平竞争-以日本不正当防止法为中心》,载于《智慧财产权月刊》第93期,2006年9月,第46页。

[10] 王伟林,《公平交易法限制事业发侵害智慧财产权警告信值实务与探讨》,转自:大阪地判昭和53.12.19無体集10卷2号647页,2018年10月16日访问于ww.lawdata.com.tw.

[11] 赵千喜,《专利权人发送侵权警告函诋毁他人商誉的责任认定—评湖北大成空间建筑科技有限公司诉邱某不正当竞争纠纷案》,载于《中国知识产权报》2013 年11月6日第6版

[12] [德].弗诺克.亨宁.博德维希 主编,黄武双、刘维、陈雅秋 译,《全球反不正当竞争法指引》,法律出版社,2015年6月第2版,第662页。反不当竞争法的目标在于为所有市场参与者提供充分的(竞争)条件;首先为企业提供公平交易机会,防止被阻碍、搭便车或诋毁、混淆或欺诈行为等危及。其次,让消费者获得未受扭曲的商业选择,防止被商业欺诈、操纵等危及。

[13] [德].弗诺克.亨宁.博德维希 主编,黄武双、刘维、陈雅秋 译,《全球反不正当竞争法指引》,法律出版社,2015年6月第2版,第662页。

[14] 王伟林,《公平交易法限制事业发侵害智慧财产权警告信值实务与探讨》,转自 大阪地判昭和53.12.19無体集10卷2号647页,2018年10月16日访问于ww.lawdata.com.tw.

[15] [德].弗诺克.亨宁.博德维希 主编,黄武双、刘维、陈雅秋 译,《全球反不正当竞争法指引》,法律出版社,2015年6月第2版,第6页

论专利侵权警告行为的正当性

文/朱宁 孙黎卿

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