“我是江小白,生活很简单”,在互联网的今天成功推出白酒品牌IP与用户进行互动沟通的新型表达酒模式。产品畅销最大的亮点是迎合了都市年轻人追求简单、勇于表达、菜鸟小白式无压力的价值观。当听到“江小白”商标被无效的消息时,吃了一惊,同时也引发了本所高级合伙人李淑娟律师一探究竟的兴致。


一、第10325554号“江小白”商标无效案件概览

从北京高院的二审判决书了解到第10325554号“江小白”商标无效案件的大概过程:

1、2011年12月19日诉争商标第10325554号“江小白”商标申请注册,申请人成都格尚广告有限责任公司(简称格尚公司),2013年2月21日被核准注册,核定使用在第33类“果酒(含酒精)、茴香酒(茴芹)、开胃酒、烧酒、蒸馏酒精饮料、苹果酒、酒(利口酒)、酒(饮料)、酒精饮料(啤酒除外)、含水果的酒精饮料”商品上,专用期限至2023年2月20日;

2、2012年12月6日,申请中的诉争商标转让至四川新蓝图商贸有限公司(简称新蓝图公司);

3、2016年6月6日,诉争商标转让至重庆江小白公司;

4、2016年5月30日,江津酒厂针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求。

2016年12月27日商评委认为诉争商标的注册已构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》第十五条所指的不予注册并禁止使用之情形,该商标被无效。后重庆江小白公司不服无效裁定向北京知产法院提起行政诉讼,北京知产法院认为在诉争商标申请日前,“江小白”商标并非江津酒厂的商标,新蓝图公司对诉争商标的申请注册并未侵害江津酒厂的合法权益,未构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》第十五条之情形。二审北京高级法院认为商标评审委员会认定诉争商标的注册己构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》第十五条所指不予注册并禁止使用之情形并无不当,撤销了一审判决。

纵观争议商标走过的这些程序无一不是围绕《商标法》第十五条适用展开的。以该案件中涉及到的《商标法》第十五条的相关规定及法律适用问题抛砖引玉!


二、2001年修正的《商标法》第十五条之规定

2001年修正的《中华人民共和国商标法》,该第十五条相关规定:未经授权,代理人或代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

1、     设置目的和依据

代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为违反了诚实信用原则,侵害了被代理人、被代表人或者利害关系人的合法权益,第十五条就是为了禁止代理人或者代表人恶意抢注他人商标的行为。

我国是《保护工业产权巴黎公约》的成员国,《商标法》15条来源于巴黎公约的相关规定。《保护工业产权巴黎公约》第六条之七规定:(1)如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人,未经该所有人授权而以自已的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册,或者,如该国法律允许,该所有人可以要求将该项注册转让给自己,除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的。(2)商标所有人如未授权使用,以适用上述第(1)款的规定为条件,有权反对其代理人或代表人使用其商标。(3)各国立法可以规定商标所有人行使本条规定的权利的合理期限。

2、适用要件

(1)系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人;

(2)系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似;

(3)系争商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似;

(4)代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人授权。

3、对代理人的理解

该条所述的代理人不仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人,也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。“江小白”商标无效案,一审中原告江小白公司认为新蓝图公司与江津酒厂公司并非经销关系,而是贴牌加工关系。第三人江津公司述称认为江小白公司与江津酒厂公司存在经销关系,一审法院认为不能直接证明江津酒厂公司、新蓝图公司于诉争商标申请日前已经建立了代理经销、业务往来等关系;二审法院认为诉争商标虽由格尚公司申请注册,但诉争商标在申请注册过程中由格尚公司转让至江津酒厂的经销商新蓝图公司名下了,符合代理关系的认定。笔者认为江津公司与新蓝图公司对于“江小白”白酒的合作是代理经销的代理人关系,还是贴牌加工的委托关系将直接决定是否适用第十五条的规定。

4、对被代理人商标的理解

审理标准把被代理人的商标归纳包括如下:(1)在合同或者授权委托文件中载明的被代理人商标;(2)如当事人无约定,在代理关系已经确定时,被代理人在其被代理经销的商品/服务上,已经在先使用的商标视为被代理人商标;(3)如当事人无约定,代理人在其所代理经销的商品/服务上所使用的商标,若因代理人自己的广告宣传等使用行为,已足以导致相关公众认为该商标是表示被代理人的商品/服务与他人商品/服务相区别的标志,则在被代理人的商品/服务上视为被代理人的商标。一审中江小白公司认为江津酒厂公司无任何有效证据证明其在诉争商标申请日之前使用过“江小白”商标;江津公司认为诉争商标系江小白公司的法定代表人征询江津酒厂公司法定代表人的意见后,由江津酒厂公司的法定代表人最终确定。设计创意归江小白公司所有并不意味着诉争商标归其所有。一审法院认为:江津酒厂公司提交的证据不能真实、有效地证明其在诉争商标申请日前对“江小白”商标享有在先权利,即使参照诉争商标申请日之后的证据,在首次体现双方就“江小白”进行沟通的邮件中,系由时任新蓝图公司的法定代表人的陶石泉提出“江小白”的设计文稿;而在江津糖酒公司与新蓝图公司签订的《定制产品销售合同》中,明确约定江津酒厂公司授权新蓝图公司销售的产品为“几江”牌系列酒定制产品,其中并未涉及“江小白”商标,而合同约定产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案用于江津酒厂公司或其他客户销售的产品须经新蓝图公司授权,说明江津酒厂公司对除“几江”外的上述内容不享有知识产权。二审法院认为:在诉争商标申请日前,江津酒厂已经为实际使用“江小白”作准备,并已经实际在先使用“江小白”品牌。笔者认为适用2001年《商标法》第十五条首先要满足双方是代理关系,然后再谈系争商标是否是被代理人或被代表人的在先使用商标。

三、现行2013年修正的《商标法》第15条之规定

现行2013年版《商标法》第15条的规定:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

“就同一种商品或者类似商品注册申请的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”

2013修正的《商标法》第15条,在2001年修正的《商标法》基础上,增加了第二款的规定,目的是为了规制和应对在除了存在代理或代表关系之外的合同、业务往来或其他关系时,出现抢注商标的行为,以维护公平有序的市场竞争秩序。

第二款的适用要件:

1、系争商标的申请人为与在先使用人存在代理或代表以外的合同、业务往来或其他关系而明知在先使用人商标存在的;

2、系争商标与在先使用人的商标相同或者近似;

3、系争商标注册的商品与在先使用人使用的商品相同或类似;

4、系争商标在申请人申请之前,在先使用人已先于申请人进行了商标使用。

“江小白”商标无效案件法律适用是2001年《商标法》第十五条。适用要件:首先,新蓝图公司与江津公司是否是代理与被代理的关系;其次,江津公司能否证明在系争“江小白”商标申请日之前“江小白”就是江津公司的商标。最后,是否满足代理人未经许可注册系争商标。 笔者认为本案只有满足新蓝图公司与江津公司是代理关系,且系争商标是江津公司的商标,新蓝图公司未经授权抢注了系争商标,该案才能适用2001年《商标法》十五条。案件一审和二审判决结果不同,我想重庆江小白申请最高院再审应该是必由之路!江湖会失去“江小白”吗? 目前来看,笔者注意到“江小白”在第33类上的商标权重庆江小白不仅涉案商标一个,被无效的商标权后续会不会还有其他的命运……

由“江小白”商标无效案来谈商标法第十五条的适用

文/李淑娟

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